18.12.2018  | Newsletter Health Care, Pharma & Life Sciences 4/2018

Erschöpfung von Markenrechten in einem Fall des Parallelimports von Medizinprodukten




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Urteil des OLG Frankfurt a.M. vom 19.  Juli 2018, 6 U 54/17

Abgedruckt u.a. in GRUR 2018, 1151, WRP 2018, 1227, PharmR Heft 11/2018, 545

Wir berichten heute über eine aktuelle Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt aus dem Bereich des Markenrechts und Parallelimports. Behandelt werden unter anderem Fragen der sogenannten Erschöpfung von Markenrechten nach Art. 15 der Unionsmarkenverordnung (Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke vom 14.06.2017) und § 24 des deutschen Markengesetzes.

Zum Sachverhalt: Die Klägerin dieses Rechtstreits war von einer Markeninhaberin vertraglich ermächtigt worden, Ansprüche aus ihren eingetragenen Marken als exklusive Lizenznehmerin geltend zu machen.

Dazu sah die Lizenznehmerin einen Anlass, als ihr ein Importeur der mit diesen Marken gekennzeichneten Medizinprodukte (nämlich die Beklagte in diesem Rechtstreit) ankündigte, diese Medizinprodukte im Parallelimport nach Deutschland einzuführen. Die Importeurin hatte dazu auf den Verpackungen ein Klebeetikett mit einer eigenen Pharmazentralnummer (PZN) angebracht sowie den Hinweis „Parallel vertrieben und umgepackt von: XY...“. Ferner wurde die Gebrauchsinformation von der Importeurin durch eine einsprachige Version in deutscher Sprache ersetzt. 

Parallelimport von Medizinprodukten nach Umpacken

Die Produkte waren ursprünglich erstmals mit Zustimmung der Markeninhaberin in den Verkehr gebracht worden. Ihre Lizenznehmerin wollte sich jetzt gegen diesen Parallelimport aus Gründen ihrer Markenrechte zur Wehr setzen.

Die Bedeutung von Markenrechten im Umgang mit Parallelimporten

Sie widersprach daher der Umkennzeichnung und Umverpackung und mahnte die Importeurin mit der Aufforderung ab, den Parallelimport wegen ihrer lizenzweise zustehenden Markenrechte zu unterlassen. Sie ließ testweise über eine Apotheke die parallel vertriebenen Produkte bestellen, um dagegen dann in einem Einstweiligen Verfügungsverfahren gerichtlich vorzugehen. 

Das Landgericht Frankfurt hat in diesem einstweiligen Verfügungsverfahren die Beklagte verurteilt, den Parallelimport zu unterlassen. 

Erschöpfung von Markenrechten

Im anschließenden Hauptsacheverfahren allerdings hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Dies mit der Begründung, dass die geltend gemachten Markenrechte erschöpft seien, weil die Markeninhaberin die so gekennzeichneten Produkte selbst erstmals in den Verkehr gebracht habe. Den gegen den Parallelimport erhobenen Unterlassungsansprüchen stünde daher der Einwand der Erschöpfung des Markenrechts entgegen.

Einen Unterlassungsanspruch wegen des behaupteten Verstoßes gegen § 6 Abs. 2 des Medizinproduktegesetzes (MPG) hat das Landgericht ebenfalls nicht gegeben. Danach muss in der Kennzeichnung oder Gebrauchsanweisung des Medizinprodukts der Name oder die Firma und die Anschrift des Verantwortlichen für das Inverkehrbringen des Medizinprodukts enthalten sein. Verantwortlicher ist nach § 6 MPG der Hersteller, sein Bevollmächtigter oder der Einführer. Ein Verstoß sei hier nicht gegeben, da die Verkehrsfähigkeit der Produkte nicht von der Durchführung eines erneuten Konformitätsbewertungsverfahrens abhänge. 

Damit hatten die Unterlassungsansprüche der Klägerin insgesamt in dieser Instanz vor dem Landgericht keinen Erfolg.

Mit ihrer Berufung wandte sich die Klägerin dagegen, dass ihre markenrechtlichen Ansprüche wegen Erschöpfung des Markenrechts abgewiesen wurden.

Das Oberlandesgericht hatte also zu prüfen, ob Gründe vorlagen, die der Erschöpfung des Markenrechts entgegenstanden. 

Dazu stellte das Berufungsgericht fest, dass es diese „berechtigende Gründe“ im Sinne von Art. 15 Abs. II der Unionsmarkenverordnung bzw. § 24 II des deutschen Markengesetzes – im Einklang mit der Entscheidung des Landgerichts – nicht gab. 

Zum Hintergrund: Nach Art. 15 der Unionsmarkenverordnung gewährt eine Unionsmarke ihrem Inhaber nicht das Recht, die Benutzung der Marke für Waren zu untersagen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Die Markenrechte sind in diesem Fall „erschöpft“, es sei denn, „berechtigte Gründe“ rechtfertigen es, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert worden ist. 

Wenn der Erschöpfungsgrundsatz nicht wirkt

Entsprechend regelt § 25 des deutschen Markengesetzes, dass der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht hat, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind, es sei denn, der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung könnte sich der Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren „aus berechtigten Gründen“ widersetzen, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

Die Rückausnahme bei berechtigten Gründen

Diese Ausnahmeregelung greift nach EU und deutschem Recht ein, wenn die Veränderungen des Originalprodukts eine tatsächliche Gefahr für die Herkunftsgarantie der Markenware begründet. Dann tritt keine Erschöpfung ein. Eine solche Beeinträchtigung kann dann eintreten, wenn die Markenware beispielsweise durch einen Parallelimporteur umgepackt wird. Ein Widerspruch des Markeninhabers gegen das Umverpacken ist dann zulässig, wenn dieser Widerspruch nicht in Wahrheit eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten bewirken soll (Art. 36 Satz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)). Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Markeninhaber durch sein Widersetzen gegen das bloße Umpacken eine nicht gerechtfertigten Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten bewirkt. Auch kann das Umpacken unter Beachtung der berechtigten Interessen des Markeninhabers erfolgt sein, wenn der Originalzustand des Arzneimittels und den Ruf der Marke nicht beeinträchtigt wird.

In unserem Fall hat das Oberlandesgericht in den oben beschriebenen Veränderungen des Originalprodukts ein „Umpacken“ im Sinne der arzneimittelrechtlichen Erschöpfungsrechtsprechung gesehen. Dies nicht wegen der Neuetikettierung mit einer neuen PZN und einem Strichcode. Vielmehr sah das Oberlandesgericht das Umpacken in der Verwendung einer neuen, einsprachigen Version der Packungsbeilage. Die Beklagte habe auch auf der Packung darauf hingewiesen, dass die Verpackung zum Zwecke des Umpackens geöffnet worden sei. Damit seien Gefahren für die Herkunftsgarantie der Herstellermarke begründet worden. Die Klägerin könne sich daher dem weiteren Vertrieb der so veränderten Originalpackungen widersetzen, es sei denn, die Geltendmachung dieser Rechte dienten einer so nicht gerechtfertigten Markabschottung.

Fälle der künstlichen Marktabschottung 

Das Oberlandesgericht führt aus, dass „von einer künstlichen Marktabschottung … auszugehen (sei), wenn Regelungen oder Praktiken im Einfuhrland den Vertrieb der Ware in der unveränderten Originalverpackung verhindern; dagegen… (sei) die Erforderlichkeit für das Umpacken nicht gegeben, wenn der Parallelimporteur damit lediglich einen wirtschaftlichen Vorteil erlangen möchte.“ Die Anforderungen an eine objektive Zwangslage in diesem Sinne dürften allerdings nicht überspannt werden. Sie lägen nicht erst dann vor, wenn ohne das Umpacken der Vertrieb auf sämtlichen Vertriebskanälen im Inland ausgeschlossen ist. Es reiche aus, wenn der Parallelimporteur nur von einem Teilmarkt im Einfuhrmitgliedstaat ausgeschlossen werde. Dies werde schon dann angenommen, wenn der Importeur ohne das Umpacken eine von zwei gängigen Packungsgrößen nicht anbieten könne. Nichts anderes könne gelten, wenn der Importeur von einem bestimmten wichtigen Vertriebskanal, etwa dem Großhandel, ausgeschlossen würde. 

Das Oberlandesgericht prüfte sodann, ob der Austausch der Packungsbeilage, der an sich die Voraussetzungen des „Umpackens“ erfüllt, nicht hier durch die fünf bekannten Erschöpfungsvoraussetzungen des EuGH gedeckt war. Dies sei hier der Fall gewesen.

Rechtfertigung zum Umpacken von Medizinprodukten

Die Klägerin habe sich nicht darauf berufen können, dass mit dem Austausch der Packungsbeilage eine unzulässige Veränderung des Markenprodukts verbunden gewesen sei. Die neue Version habe nicht zu einer Beeinträchtigung geführt. Die Geltendmachung der Markenrechte habe hier in Wahrheit allein der künstlichen Abschottung des deutschen Marktes gedient. 

Die übrigen Erschöpfungsvoraussetzungen seien nicht streitig gewesen. Es sei nicht ersichtlich, dass das Umpacken den Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware beeinträchtigt habe. Auf der neuen Verpackung sei klar angegeben gewesen, von wem das Medizinprodukt umgepackt worden ist und wer der Hersteller ist. Das umgepackte Medizinprodukt sei nicht so aufgemacht, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann. Die Verpackung sei weder schadhaft, noch von schlechter Qualität oder unordentlich gewesen. Die Beklagte hat die Klägerin vor dem Vertrieb informiert und Exemplare zur Bemusterung überlassen.

Das Ergebnis

Das Landgericht hat danach zu Recht angenommen, dass sich die Beklagte dem Vertrieb der parallel importierten Produkte auch nicht deshalb aus berechtigten Gründen widersetzen konnte, weil die Produkte in Deutschland nicht verkehrsfähig gewesen seien.

Damit war im Ergebnis klargestellt, dass der Erschöpfung des Markenrechts nichts im Wege stand. Die Markenrechte konnten dem Parallelimport hier nicht entgegengehalten werden.

Markenrechte reichen nur so weit, als sie nicht nach Gesetz und Rechtsprechung „erschöpft“ sind. Hat der Markenrechtsinhaber ein mit der Marke gekennzeichnetes Produkt selbst erstmals in den Verkehr gebracht oder bringen lassen, kann er Dritten den Vertrieb des Produkts nicht wegen der Marke verwehren, weil das Recht mit dem eigenen Inverkehrbringen erschöpft ist. Dafür gibt es Ausnahmen, die in jedem Einzelfall zu prüfen sind. 

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