Update IP, Media & Technology Nr. 53
Weitgehende Löschung der Marke „Black Friday“
Die ursprünglich aus den USA kommende Idee hinter dem „Black Friday“, welcher immer am vierten Freitag im November stattfindet, wird auch in Deutschland immer beliebter und populärer. Händler preisen ihre Angebote und Rabatte an diesem Tag mit dem Slogan „Black Friday“ an. Seit 2013 ist der Begriff „Black Friday“ als Wortmarke im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) eingetragen. Vom Schutzbereich umfasst werden mehr als 900 Dienstleistungen und Waren. 2016 übernahm schließlich die Super Union Holdings Ltd die Wortmarke und mahnte zahlreiche Händler, welche mit dem Begriff warben, ab.
Die Wortmarke „Black Friday“ muss nun für Handelsdienstleistungen im Bereich Elektro- und Elektronikwaren sowie für eine Vielzahl im Zusammenhang mit Werbung stehenden Dienstleistungen endgültig aus dem Markenregister des DPMA gelöscht werden. Mit seinem Beschluss wies der Bundesgerichtshof (BGH) die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin gegen eine Entscheidung des Bundespatentgerichts (BPatG) zurück (BGH, Beschluss v. 27.052021, Az. I ZB 21/20).
Händler beantragten Löschung der Wortmarke
Als Reaktion auf die Abmahnungen beantragte eine Vielzahl von Händlern beim DPMA die Löschung der Marke. Dies war zunächst erfolgreich – im März 2018 ordnete die Markenabteilung des DPMA mit Beschluss vom 27. März 2018 die vollständige Löschung der Wortmarke an. Grund dafür sei, dass der Begriff einen spezifischen Aktionstag für Sonderrabatte beschreibe und nicht auf Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens hinweise. Der Marke fehle damit die Unterscheidungskraft.
Beschwerde der Markeninhaberin
Die Markeninhaberin legte gegen den Beschluss Beschwerde ein und bekam teilweise Recht. Nach der Ansicht des BPatG habe das DPMA die Wortmarke zu Unrecht gelöscht (Beschluss vom 28.02.2020, Az. 30 W (pat) 26/18). Marken seien unter anderem dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie nur aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sich auf den Zeitpunkt der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen beziehen. Für diese Zeichen besteht das Bedürfnis, einen bestimmten beschreibenden Begriff für jedermann zur Beschreibung seiner Waren oder Dienstleistungen freizuhalten. Hinsichtlich des „Black Friday“ gebe es dieses Freihaltebedürfnis allerdings nur für bestimmte Bereiche. Die Markeninhaberin legte dagegen Rechtsbeschwerde beim BGH ein. Diese wurde jedoch vollumfänglich zurückgewiesen.
Beschreibende Bedeutung?
Der BGH argumentierte, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke im Jahr 2013 der Begriff „Black Friday“ aufgrund mangelnder Popularität zwar noch keine beschreibende Bedeutung gehabt habe. Jedoch war schon zu diesem Zeitpunkt erkennbar, dass eine beschreibende Verwendung der Zeichen und Angaben, aus denen die Marke besteht, jederzeit in Zukunft erfolgen könne. Schon zum Anmeldezeitpunkt gab es hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass sich der Begriff zukünftig zu einem Schlagwort für eine Rabattaktion entwickeln werde.
Keine Schutzfähigkeit der Dienstleistung des Händlers als Marke
Bei dem „Black Friday“ handle es sich um eine Rabattaktion, also um eine Dienstleistung des Groß- und Einzelhandels. Das Veranstalten einer Rabattaktion beschränke sich nach der Ansicht des BGH nicht auf die Verkaufshandlung selbst, sondern umfasse auch die Durchführung eines Aktionstags durch einen Händler, welcher potenzielle Kunden dazu motivieren möchte, mit ihm einen Vertrag abzuschließen. Ein Begriff, welcher eine Rabattaktion zu bestimmten Dienstleistungen schlagortartig benenne, sei nicht als Marke für diese Dienstleistungen schutzfähig.
Auch schutzunfähig für Werbedienstleistungen
Auch für Werbedienstleistungen sei die Bezeichnung „Black Friday“ nicht schutzfähig. Es hätten hinreichende Anhaltspunkte dafür vorgelegen, dass sich nach dem Anmeldezeitpunkt eine Werbebranche entwickeln werde, die bestimmte Rabattaktionen bündele und verbreite. So existierten bereits vor Anmeldung der Marke zwei Portale, die Rabattaktionen unter dem Begriff „Black Friday“ auf ihrer Homepage zusammenfassten.
Bezogen auf die angegriffenen Dienstleistungen sei die Marke auch im Entscheidungszeitpunkt schutzunfähig gewesen. In den Jahren nach der Anmeldung der Marke sei der Begriff „Black Friday" zunehmend als Schlagwort für Rabattaktionen verwendet worden.
Die Entscheidung des BGH ist rechtskräftig und kann nicht weiter angefochten werden.
